Il ressort de l’article 52 §1, b) du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 févier 2009 (applicable à l’espèce) qu’encourt la nullité toute marque de l’Union européenne qui aurait été déposée de mauvaise foi. Dans une affaire récente, le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer sur la question de savoir si un dépôt de marque réalisé en partie dans le but d’échapper à la démonstration de son usage sérieux pour les produits et services désignés pouvait être considéré comme réalisé de mauvaise foi (T-663/19).
Contexte :
Le 30 avril 2010, la société HASBRO a déposé la marque de l’Union européenne « MONOPOLY » n°9071961 en classes 9, 16, 28 et 41.
Elle avait précédemment déposé 3 autres marques de l’Union européenne, portant pour partie sur des produits et services identiques.
Considérant que le dépôt de la marque précité avait été réalisé de mauvaise foi (notamment pour éviter d’avoir à fournir la preuve de l’usage sérieux de ses marques pour les produits et services désignés), la société KREATIVNI DOGADAJI a sollicité sa nullité devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI), requête refusée puis partiellement accueillie par la chambre de recours de l’OUEPI.
Un recours a donc été formé par la société HASBRO devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).
Solution :
Le TUE a commencé par souligner qu’il fallait entendre la notion de « mauvaise foi » dans son acception courante, à savoir qu’il y a mauvaise foi « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine ».
Il a ensuite notamment rappelé que la règle selon laquelle encourt la déchéance pour non usage une marque qui n’est pas utilisée passée un délai de cinq ans a pour objectif de faire une balance entre les intérêts du titulaires des droits sur une marque et ceux de ses concurrents.
Il a enfin conclu que le fait de réitérer des dépôts de marques pour des produits/services identiques dans le but d’échapper à l’obligation de fournir des preuves d’usages, notamment dans le cadre de procédures d’oppositions, doit être considéré comme preuve de mauvaise foi, peu importe le fait qu’il puisse s’agir d’une pratique prétendument courante.
Le Tribunal a donc rejeté le recours formé et confirmé la décision de la chambre de recours de l’OUEPI en ce qu’elle avait déclaré la marque contestée nulle pour les produits/services identiques aux dépôts précédents.
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