Recette réussie d’un dépôt de marque : les ingrédients de la disponibilité du signe et de la bonne foi ne doivent pas être oubliés !

19/08/2021

Dans une décision du 28 avril dernier, le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé sur la validité d’un dépôt de marque reproduisant le prénom célèbre d’une présentatrice de télévision.

 

Contexte

En l’espèce, la société France Agro avait déposé une demande de marque de l’Union Européenne « Choumicha Saveurs », portant notamment sur des produits alimentaires et du fourrage pour animaux.

Or, le nom « Choumicha » était utilisé par la présentatrice d’émissions culinaires télévisées au Maroc Choumicha Chafay, qui bénéficiait d’une certaine notoriété dans l’Union Européenne et était titulaire de plusieurs marques au Maroc et dans l’Union Européenne incluant ce nom.

Cette dernière avait donc présenté une demande de nullité de la marque « Choumicha Saveurs » pour l’ensemble des produits qu’elle désignait, reprochant au déposant d’avoir été de mauvaise foi lors du dépôt.

Néanmoins, la division d’annulation avait rejeté la demande en nullité dans son ensemble. La requérante avait alors formé un recours auprès de l’EUIPO contre ladite division.

La cinquième chambre de recours de l’EUIPO s’était prononcée le 9 mars 2020 dans une décision faisant droit au recours de l’intervenante, estimant que le motif de nullité qu’elle avait soulevé pouvait s’appliquer en l’espèce.

La société France Agro avait donc saisi le Tribunal de l’Union Européenne.

 

Solution

Le Tribunal de l’Union Européenne avait confirmé la décision de la chambre des recours de l’EUIPO, estimant que la marque encourrait la nullité pour deux fondements, qui pouvaient parfaitement être cumulés.

Tout d’abord, le Tribunal avait relevé que le demandeur, lui-même originaire du Maroc, avait connaissance de la notoriété de Choumicha Chafay et avait volontairement, par son dépôt, souhaité entretenir avec une confusion avec cette dernière.

Dès lors, le Tribunal de l’Union Européenne avait considéré que la mauvaise foi du déposant découlait de son intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d’un tiers en particulier. En effet, le Tribunal avait souligné qu’« en déposant une marque créant une association dans l'esprit du public entre les produits commercialisés et l'intervenante, la requérante n'a pas eu pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais bien de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de l'intervenante, en bénéficiant de manière indue de sa réputation et en l'empêchant de l'exploiter sur le territoire de l'Union. »

Ensuite, en déposant un nom utilisé par un tiers jouissant d’une certaine réputation, la demande d’enregistrement portait également atteinte à un « droit au nom », qui était un droit antérieur justifiant un refus d’enregistrement visé par le règlement européen sur les marques.

Le Tribunal de l’Union Européenne a donc prononcé en conséquence la nullité de la marque.

 

Résumé

Ainsi, il convient avant de déposer une marque de s’assurer qu’elle est bien disponible, c’est-à-dire qu’elle ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, parmi lesquels peuvent figurer les noms de tiers !

Réaliser une recherche d’antériorité avant tout dépôt de marque permet de s’assurer de la disponibilité de cette dernière et de la sécuriser, évitant que tout tiers étant titulaire d’un droit antérieur este en justice, comme ce fut le cas en l’espèce.