Référencement d’une annonce : précisions sur la notion d’usage dans la vie des affaires d’une marque

04/09/2020

La Cour de justice de l'UE (CJUE) a du se pencher sur la question de savoir si le fait pour une société qui fait placer sur un site internet une annonce portant atteinte à une marque fait un usage du signe identique si les exploitants d’autres sites reprennent cette annonce en la mettant de leur propre initiative et en leur nom en ligne. Par un arrêt du 2 juillet 2020, elle y a répondu par la négative.

 

Dans le cas en présence, la société d’avocats allemande « MBK Rechtsanwälte » est titulaire d’une marque constituée de sa dénomination sociale, enregistrée pour des services juridiques.Une autre société d’avocats allemande (MK Advokaten) exercait quant à elle son activité sous la dénomination « mbk rechtsanwalte ».

 

La première a assigné en contrefaçon la seconde et sollicité l’interdiction de faire usage du groupe de lettres « MBK » dans la vie des affaires pour des services juridiques. La justice allemande a fait droit à ses demandes.

 

Par la suite, la saisie des termes « mbk rechtsanwalte » sur le moteur de recherche Google, a révélé qu’ils conduisaient vers plusieurs sites internet de référencement d’entreprises, et plus précisément vers un site affichant une annonce pour les services juridiques de MK Advokaten.

 

Considérant que l’interdiction prononcée par la juridiction allemande n’était pas respectée, la demanderesse a sollicité le prononcé d’une amende suite à ces constatations. La juridiction a fait droit à cette demande, considérant que la défenderesse s’était limitée à faire effacer l’annonce parue dans l’annuaire, sans autres démarches.

 

Un recours a ensuite été initié devant la juridiction de renvoi qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

 

« Un tiers qui est référencé sur un site Internet dans une entrée contenant un signe identique à une marque fait il usage de cette marque au sens de l’article 5 paragraphe 1 de la directive 2008/95 si ce n’est pas lui qui a procédé à l’insertion de cette entrée et que l’exploitant du site l’a reprise d’une autre entrée que le tiers avait fait publier en portant atteinte à ladite marque ? ».

 

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 dispose que :

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; L 299/28 Journal officiel de l FR ’Union européenne 8.11.2008 ( 1) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

 

A la lumière de ce texte, la CJUE a considéré que les termes « faire usage dans la vie des affaires » impliquent un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. Elle a précisé que tel n’est pas le cas si cet acte est effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l’annonceur.

 

Elle a rappelé également que, dans un tel contexte, une personne ne peut être considérée comme étant l’auteur de l’usage d’un signe identique à la marque d’autrui au seul motif que cet usage est susceptible de lui procurer un avantage économique.

 

En conséquence, la Cour a conclu au fait que cet article doit être interprété en ce sens « qu’une personne qui opère dans la vie des affaires et qui a fait placer sur un site Internet une annonce portant atteinte à une marque d’autrui ne fait pas usage du signe identique à cette marque lorsque les exploitants d’autres sites Internet reprennent cette annonce en la mettant, de leur propre initiative et en leur propre nom, en ligne sur ces autres sites ».