L’article 58(1)(a) du Règlement sur la marque de l’UE dispose que « Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits […] si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ».
Sur la base de ce texte, l’Office de l’Union européen pour la propriété intellectuelle (OUEPI) vient, par une décision du 11 janvier 2019, de déchoir la société MACDONALD’S de ses droits sur la marque « BIG MAC ».
Le 1er avril 1996, la société MACDONALD’S a déposé la fameuse marque de burger « BIG MAC » en classes 29, 30 et 42.
La société irlandaise SUPERMAC’S a, le 11 avril 2017, formé devant l’office européen une demande en déchéance de la marque précitée pour non usage.
Le titulaire de la marque querellée soumettait différents types de preuves pour démontrer l’usage sérieux et continu de sa marque sur le territoire de l’Union, en lien avec les produits visés dans son enregistrement, à savoir :
• trois attestations de ses représentants en Allemagne, France et Grande Bretagne faisant notamment état du nombre considérable de ventes de sandwichs « BIG MAC » entre 2011 et 2016,
• des brochures et affiches publicitaires et menus allemands, britanniques et français représentant le « BIG MAC » et son emballage, datant de la même période,
• des impressions de sites internet, dont l’extension des domaines correspondait à des pays de l’Union européenne, relatifs entre autres au « BIG MAC »,
• une copie de la page Wikipedia consacrée au sandwich et à son histoire.
La division d’annulation de l’OUEPI a considéré que ces éléments n’étaient pas suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque concernée. Elle a en effet retenu que :
• les attestations avaient, en elles-mêmes, une valeur probatoire faible puisqu’elles émanaient de représentants du titulaire de la marque,
• il n’était pas démontré que les brochures et affiches publicitaires avaient fait l’objet d’une diffusion, aucun élément ne permettant d’établir à qui elles auraient été distribuées et si elles avaient mené à des achats de sandwichs,
• les impressions de sites internet démontraient uniquement la présence de la marque sur ces derniers mais pas le lieu, la période et l’étendue de l’usage de celle-ci. Il eut fallu aller plus loin et, par exemple, soumettre les chiffres relatifs au trafic sur ces sites internet ou démontrer que les sandwichs pouvaient être commandés en ligne par les internautes,
• le site internet Wikipédia n’est pas suffisamment fiable dans son contenu pour être retenu comme preuve admissible et, quoiqu’il en soit, il ne permettait pas de démontrer l’étendue de l’usage fait de la marque.
En conséquence, la division d’annulation de l’OUEPI a décidé que la société MACDONALD’S devait être déchue de ses droits sur la marque « BIG MAC » à raison de son absence d’usage sérieux en lien avec les produits mentionnés à son enregistrement.
L’histoire ne s’arrêtera sans doute pas là…