L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que le caractère distinctif d’une marque est une condition de sa protection et liste les hypothèses dans lesquelles les marques en sont dépourvus (ex : signes qui sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, ceux pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, tels l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, etc.).
Par un arrêt du 25 septembre 2018 (RG n°17/19211), la Cour d’appel de Paris a notamment considéré que la lettre « I » majuscule présente dans la marque « IMESSAGE » en lieu et place du « i » minuscule, signe de reconnaissance de la société APPLE présent dans sa famille de marques (iPod, Ipad, etc.), ne permettrait pas au public d’identifier les produits et services comme provenant de cette société. En conséquence, la marque a été considérée comme dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où elle ferait directement référence à un message transmis par voie électronique.
La société APPLE a déposé la marque « IMESSAGE » pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ».
Le Directeur général de l’INPI a rejeté cette marque à l’enregistrement au motif que le signe, phonétiquement identique à l’expression « e-message », serait compris par le consommateur pertinent comme désignant un message électronique, plus précisément l’objet ou la qualité des produits et services désignés et leur caractéristique. Il a considéré que le signe ne permettait pas de distinguer les produits et services du déposant de ceux des tiers et ne remplirait donc pas la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine du produit ou du service. Pour toutes ces raisons, la marque a été jugée comme dépourvu de caractère distinctif.
La société APPLE a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris, compétente pour statuer sur les recours des décisions rendues par le Directeur général de l’INPI.
Elle évoquait les arguments suivants :
- la notion de famille de marque devrait être prise en compte dans l’appréciation de la validité d’un signe et notamment de sa distinctivité. Elle invoquait notamment sa famille de marques de renommée mondiale comportant une lettre « i » minuscule à savoir (iPhone, iPad, Ipod, etc.) pour démontrer que le public identifiera les produits et services couverts par la demande d’enregistrement comme provenant de la société APPLE.
- le signe « IMESSAGE » a acquis un caractère distinctif par l’usage, en raison du retentissement médiatique autour du lancement du produit, venant compléter la famille de marque à préfixe « i » déjà très connue, mais aussi du succès rencontré dans les mois qui ont suivi sa commercialisation.
La Cour d’appel de Paris n’a pas adhéré à ce raisonnement et a confirmé la position du Directeur général de l’INPI, considérant que :
- le signe « IMESSAGE » est phonétiquement identique à l’expression « e-message » ;
- le consommateur pertinent percevrait la marque comme désignant un message transmis par voie électronique et que le signe « IMESSAGE » désignerait une caractéristique d’une partie des produits et services ;
- la société APPLE n’aurait pas démontré que la présence du « I » majuscule permettrait au public d’identifier les produits et services couverts par la demande d’enregistrement comme provenant de la société APPLE. Le « i » minuscule présent dans sa famille de marques diffèreraient du « I » majuscule entrant dans la composition du signe contesté.
- la société APPLE n’aurait pas prouvé qu’une partie du public avait connaissance du signe IMESSAGE comme se rapportant à des produits ou services offerts par APPLE.
Le recours de la société APPLE a donc été rejeté.