L’article L.713-3 du Code de propriété intellectuelle sanctionne la contrefaçon de marque. Dans l’affaire ici exposée, le franchisé prétendait pouvoir continuer à exploiter la marque de son franchiseur alors que ce dernier l’avait cédée à une autre société et que le franchisé avait refusé le transfert du contrat de franchise au nouveau propriétaire.
Par conséquent, sur la base de ce texte, la Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 30 août 2018 (RG n°16/07690) a condamné pour contrefaçon de marque l’ancien franchisé ayant continué à utiliser ladite marque sans autorisation pour une activité identique.
Une société a développé un réseau de franchise de restauration et vente à emporter de pizzas. Dans ce contexte, elle a déposé la marque semi-figurative PIZZA CITY.
Quelques années plus tard, ce franchiseur a décidé de vendre son fonds de commerce au profit d’une autre société, la SAS PIZZA CITY, en ce compris la marque. La cession de la marque a fait l’objet d’une inscription au Registre national des marques.
Un des franchisés, la société ECODIS, a fait savoir à son franchiseur qu’il s’opposait à la vente. Le franchiseur l’a ensuite mis en demeure de se positionner sur le transfert de son contrat de franchise à l’acquéreur. Sans réponse de sa part, le franchiseur a conclu au fait que le franchisé refusait la poursuite de son contrat de franchise.
Après avoir constaté que l’ancien franchisé continuait à utiliser la marque à titre d’enseigne pour la même activité, la SAS PIZZA CITY l’a assigné devant le Tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de marque.
Le Tribunal de grande instance de Lille a considéré que ces faits étaient bien constitutifs d’actes de contrefaçon et a condamné l’ancien franchisé à 10.000 euros de dommages et intérêts et à cesser toute utilisation de la marque.
La société ECODIS a fait appel de cette décision, considérant que son refus de transfert du contrat de franchise lui permettait d’exploiter la marque jusqu’au terme du contrat de franchise. Elle faisait valoir, par ailleurs, que l’acquéreur engageait sa responsabilité à son égard, dans la mesure où elle aurait acheté le fonds de commerce, en ayant connaissance du différend l’opposant à son ancien franchiseur au sujet du sort du contrat de franchise.
La Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 30 août 2018 a confirmé le jugement de première instance, en ce qu’il avait retenu la contrefaçon de marque au motif que :
« la cession de la marque Pizza City a été rendue opposable à la société Ecodis par sa publication par inscription au registre national des marques. Et à compter de cette inscription, la société Ecodis avait perdu tout droit à exploiter la marque, le contrat de franchise ne lui donnant plus cette faculté puisque sa cocontractante était dépossédée du droit de lui concéder l’exploitation de la marque. Pour sa part, la cessionnaire de la marque tirait de la cession la possibilité de protéger la marque et de faire cesser toute atteinte à ses droits de titulaire de celle-ci ».