Il ressort de l’article 7 paragraphe 3, du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qu’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif ne peut être enregistrée que lorsque celle-ci a acquis un tel caractère pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement, après l’usage qui en a été fait.
Par un arrêt du 25 juillet 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est venue préciser les contours de l’exigence territoriale de la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque de l’Union européenne.
En l’espèce, la société Nestlé a déposé, le 21 mars 2002, auprès de l’OUEPI, la marque tridimensionnelle ci-après reproduite, pour des produits en classe 30 (« Bonbons [sweets] ; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres ») :
La société Mondelez, considérant que ce signe était dépourvu de caractère distinctif, a introduit une action en nullité auprès de l’OUEPI.
L’office a fait droit à cette demande et a ainsi annulé la marque tridimensionnelle querellée.
La société Nestlé a formé un recours contre cette décision devant la deuxième chambre de recours de l’OUEPI, avec succès. Cette dernière a en effet considéré que ladite marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait relativement aux produits concernés.
Non satisfaite, la société Mondelez a saisi le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) qui a annulé la décision de la chambre des recours.
Dernier événement en date donc : saisine de la CJUE, notamment par la société Nestlé, afin d’en finir dans ce différend.
La Cour a tout d’abord rappelé qu’une marque communautaire « a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union ». Ainsi, il résulte de ce caractère unitaire que, pour pouvoir être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, un signe doit avoir un caractère distinctif, ab initio ou acquis par l’usage et ce, dans l’ensemble de l’Union. A contrario, donc, le défaut de caractère distinctif dans une partie de l’Union fait tomber la marque.
Elle a ensuite ajouté que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage doit être rapportée pour la partie de l’Union dans laquelle il n’avait pas, ab initio, ce caractère. Dès lors, si une marque est dépourvue de caractère distinctif dans toute l’Union, il faut démontrer l’acquisition d’un tel caractère par l’usage pour tout ce territoire, et pas seulement sur une partie substantielle de ce dernier.
Elle précise cependant que la preuve n’a pas nécessairement à être rapportée pour chaque Etat membre, individuellement.
En l’espèce, la CJUE a finalement :
- indiqué que l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif acquis par l’usage, au vu des preuves soumises, incombait à l’OUEPI, puis au TUE, mais pas à la Cour qui ne traite que des questions de droit,
- jugé que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe tridimensionnel litigieux devait être démontrée sur l’ensemble des territoires des Etats membres (et pas seulement sur certains d’entre eux), quitte à ce que la preuve ainsi sollicitée soit rapportée conjointement pour plusieurs territoires, qui, pour une raison économique par exemple, seraient considérés comme ne constituant qu’un seul marché.
La CJUE a donc rejeté les pourvois formés contre l’arrêt du TUE, sans se prononcer toutefois sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KITKAT.
La suite au prochain épisode…