Il ressort de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris que « Les pays contractants s’engagent à refuser ou à invalider soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui serait la reproduction ou l’imitation susceptible de faire confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’un ressortissant d’un autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d’un genre similaire ».
Cependant, la Cour d’appel de Versailles est venue préciser dans un arrêt du 3 juillet 2018 (RG 2018/02091) que la notoriété d’une marque ne conférait pas à son titulaire un monopole quant à l’utilisation du terme dans son sens courant.
En l’espèce, la société d’Edition de Canal +, se fondant sur l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris et invoquant la notoriété de la marque non déposée LE ZAPPING, a formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement portant sur le signe complexe Z#PPING DE LA TELE, déposé par la société Paris Première.
Suite au rejet de l’opposition de la société d’Edition de Canal + par le directeur général de l’INPI, celle-ci a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Versailles.
Dans sa décision, la Cour d’appel s’est prononcée sur la notoriété du signe antérieur, puis sur la comparaison des produits et services et des signes en présence.
En premier lieu, la Cour d’appel de Versailles a considéré que le signe complexe ZAPPING pouvait être perçu, au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, comme une marque, mais que cette reconnaissance devait être limitée aux services de divertissements télévisés et d’émissions télévisés.
Elle a ensuite écarté la similarité des produits et services invoqués par la société d’Edition de Canal +, en considérant que les produits et services visés par la marque notoire se différenciaient de ceux visés par la demande d’enregistrement contestée, qui pour certains s’adressaient à des publics distincts.
Enfin, la Cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion possible entre les deux signes au motif que le terme « ZAPPING » n’était pas distinctif et que le caractère distinctif de chacune des marques reposait en réalité sur leur présentation propre :
- la marque antérieure étant présentée sur deux lignes ;
- la marque contestée « LE Z#PPING DE LA TELE » comportant un hashtag rouge eu lieu et place de la lettre A.
Le recours de la société d’Edition de Canal + a donc été rejeté.