Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Sur la base de ce principe, le Tribunal de l’Union européenne (T-554-/14), par un arrêt du 26 avril 2018, a jugé que, malgré les similitudes visuelles et phonétiques importantes entre les marques en conflit, les différences conceptuelles permettaient d’écarter le risque de confusion.
En 2011, Lionel MESSI, personnalité bien connue des amateurs de football, a déposé une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, reproduite ci-dessous, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour des vêtements, chaussures et articles de gymnastiques (classes 9 ; 25 et 28) :
Le titulaire des marques de l’Union européenne verbales antérieures « MASSI » enregistrées dans les mêmes classes (notamment pour des vêtements et chaussures), a formé opposition à l’enregistrement de la marque « MESSI », considérant que le risque de confusion entre lesdites marques était caractérisé.
En 2013, l’EUIPO a accueilli la demande d’opposition formée par le titulaire des marques antérieures. Lionel MESSI a alors formé un recours devant la chambre des recours de l’EUIPO contre cette décision. Courant 2014, ce recours a été rejeté au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en présence.
L’EUIPO a en effet considéré que les éléments dominants des marques en cause (« MASSI » c/« MESSI»), étaient quasiment identiques visuellement et phonétiquement et qu’une différence conceptuelle ne serait perceptible que par une partie du public pertinent.
Lionel MESSI a sollicité l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne, soutenant que le risque de confusion dépendait de nombreux facteurs, et qu’il convenait de tenir compte du fait que le niveau d’attention moyenne du consommateur moyen était susceptible de varier selon la catégorie de produits et services en cause.
Sur la comparaison des signes, Lionel MESSI a par ailleurs reproché à la chambre des recours de n’avoir pas tenu compte des différences entre les deux marques :
- sur le plan conceptuel : il a soulevé le fait que son nom était mondialement connu, même au-delà du cadre purement sportif ;
- sur le plan visuel : il a souligné que l’EUIPO n’avait pas tenu compte de l’élément figuratif présent dans sa demande de dépôt de marque permettant de distinguer les marques en conflit ;
- sur le plan phonétique : il a invoqué le fait que sa marque devait être prononcée avec le « M » présent dans l’élément graphique comme suit « M MESSI » qui se distinguait de la marque « MASSI ».
Par une décision rendue le 26 avril 2018, le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de l’EUIPO en relevant notamment que sur la comparaison des signes :
- sur le plan visuel : même si les signes sont similaires, il est possible de considérer que cette similitude est moyenne au vu des éléments figuratifs présent dans la marque demandée ;
- sur le plan phonétique : le Tribunal a confirmé que les signes en conflit sont très similaires ;
- sur le plan conceptuel : le Tribunal a considéré que la renommée de Lionel MESSI ne concernait pas uniquement les amateurs de sport mais la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées. Le Tribunal a donc reproché à l’EUIPO de n’avoir pas examiné si une partie significative du public pertinent n’était pas susceptible d’associer conceptuellement le terme « MESSI » avec le nom du célèbre joueur de football.
Le Tribunal a souligné qu’il convenait de tenir compte du fait que les produits visés par les marques en conflit sont des articles et des vêtements de sport, qui ne se limitent pas au domaine du football et qu’il est peu probable qu’un consommateur moyen de ces produits n’associera pas directement le terme « MESSI » au nom du célèbre joueur de football.
En définitive, sur le risque de confusion, le Tribunal de l’Union a conclu au fait que si les signes en conflit sont globalement similaires, les différences conceptuelles permettent de les différencier.