« Sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, ainsi que l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ». La chambre commerciale de la cour de cassation s’est en effet fondée sur les dispositions des articles L.713-2 et L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle pour considérer que l’apposition en France d’une marque française sur des produits destinés à l’exportation en Chine était constitutive d’actes de contrefaçon.
La société CASTEL FRERES est propriétaire de différentes marques, dont la marque française n°3 551 386 et la marque de l’Union européenne n°006 785 109, constituées d’une expression rédigée en langue chinoise.
Le 25 février 2009, M.Y et Mme Z ont déposé une marque française constituée d’un signe identique et désignant des produits similaires ou identiques à ceux de la société CASTEL FRERES, pour des produits destinés à l’exportation en Chine.
La société CASTEL FRERES soutenait que ce dépôt ainsi que l’usage de cette marque avaient été effectués en fraude de ses droits et a alors assigné M.Y et Mme Z en nullité du dépôt, contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
La cour d’appel ayant donné gain de cause à la société CASTEL FRERES, M. Y et Mme Z ont alors formé un pourvoi en cassation.
Selon eux, la destination finale des produits revêtus de la marque, à savoir la Chine, territoire non protégé par les marques antérieures, faisait obstacle à la qualification de contrefaçon. La chambre commerciale de la cour de cassation avait en effet considéré par le passé dans un arrêt du 10 juillet 2007, « qu’il existait une exception de motif légitime de détention de tels produits revêtus du signe litigieux sur le territoire français, dans lequel ce signe était protégé en tant que marque, dès lors que ces produits étaient destinés à l’exportation vers des pays tiers dans lesquels ils étaient licitement commercialisés et qu’il n’existait pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France, de sorte que les entreprises poursuivies n’avaient fait usage du signe litigieux qu’afin d’exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposaient de ce droit ».
Dans l’arrêt rendu le 17 janvier 2018, les juges de la cour de cassation mettent fin à cette interprétation et considèrent qu’une telle solution ne fait pas une application correcte du principe d’harmonisation institué par les directives européennes qui ne prévoient pas une telle exception. Ainsi, le refus de constater la contrefaçon dans une telle situation ne peut être maintenu.
Les juges rappellent ainsi le principe posé par les articles L.713-2 et L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle et confirment la décision rendue par la cour d’appel qui avait considéré que la marque ayant été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, la contrefaçon était constituée alors même que les produits marqués étaient destinés à l’exportation vers la Chine.