Déchéance et nullité de marques : 1 partout balle au centre par BENETTON

22/12/2017

Il ressort de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qu' « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». En application de ce texte, le Tribunal de grande instance de Paris est venu dire la marque internationale « SISLEY » de la société BENETTON partiellement déchue, par jugement du 19 octobre 2017.

 

La société BENETTON, bien connue dans le domaine de l'habillement tant pour adultes que pour enfants, a déposé la marque internationale SISLEY n°647781 désignant la France le 13 décembre 1995 en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 35.

 

Considérant que la marque française OSLEY n°10/3 794 148 déposée le 30 décembre 2010 par deux personnes physiques, en classes 18, 24 et 25 portait atteinte à son droit antérieur, la société BENETTON les a donc assignées en nullité de leur marque et contrefaçon.

 

A titre reconventionnel, les titulaires de la marque française querellée ont invoqué la déchéance des droits de la demanderesse sur sa marque pour non usage en relations avec les produits « cuir et imitations du cuir », « peaux », « fouets et sellerie » et « malles, valises, parapluies, parasols, cannes ». Elles soutenaient en effet notamment que la société BENETTON ne rapporter pas la preuve de ce qu'elle aurait fait un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans à leur égard.

 

Si l'arrêt est riche à plusieurs égards, deux rappels sont plus particulièrement intéressants dans ce contentieux fourni de la déchéance de marque :

 

  •          d'une part, les juges du fond ont indiqué que si, « pour apprécier le caractère sérieux de l'usage de la marque il peut être procédé à une appréciation globale et conjointe des pièces produites [...] [cette appréciation devant] reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci », les preuves d'usage dont il est question doivent concerner chacun des produits et/ou services pris individuellement.

 

  •          d'autre part, ils ont rappelé que dans le cadre d'une action en déchéance, la preuve de l'usage de produits et/ou services similaires à ceux qui sont querellés est inopérante. En l'espèce, la société BENETTON entendait prouver l'usage sérieux de sa marque à l'égard des produit en « cuir et imitations du cuir », « peaux », « malles et valises », « parasols et cannes », en rapportant la preuve de l'apposition de la marque « SISLEY », notamment sur des ceintures, portefeuilles et sac à mains majoritairement en cuir ou imitation cuir.

 

A noter donc, d'un point de vue probatoire, que l'action en déchéance se démarque ici de l'action en contrefaçon.

 

Finalement, le Tribunal de grande instance de Paris a attribué le « 1 partout » : la société demanderesse s'est vue déchue de ses droits pour une partie des produits visés par sa marque et les défenderesses se sont vues partiellement annuler leur marque pour une partie des produits visés et condamnées en contrefaçon à raison du risque de confusion retenu.

 

L'équipe LANGLAIS Avocats (Nantes-Paris)

Pour plus d'informations, consultez notre plateforme www.yoonozelo.com