Marques : action en contrefaçon irrecevable après 5 années de tolérance !

1/08/2016

L'article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle fixe les modalités de l'action civile en contrefaçon ainsi que ses limites, et précise notamment qu'est irrecevable à agir le titulaire de droits antérieurs qui a toléré l'usage d'une marque postérieure pendant 5 années. Ce principe porte le nom de forclusion par tolérance.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juillet 2016, a eu l'occasion d'illustrer à nouveau ce point parfois méconnu des titulaires de droits.

En l'espèce, la société L'OREAL est titulaire de la marque de l'Union Européenne NOA, déposée le 12 avril 2002 en classe 3, notamment pour des produits de soins, cosmétiques et parfums. La société COSMETICA CABINAS est titulaire de la marque de l'Union Européenne AINHOA, déposée le 3 juin 2002 en classe 3 pour des cosmétiques.

Considérant que la marque AINHOA portait atteinte à sa marque NOA, L'OREAL a assigné COSMETICA CABINAS en contrefaçon. En défense, cette dernière a invoqué la forclusion par tolérance, aux motifs que L'OREAL avait connaissance et tolérait la marque AINHOA depuis plus de 5 ans, et qu'elle ne disposait dès lors plus de la possibilité d'agir à son encontre en contrefaçon.

Par un arrêt du 19 février 2014, la Cour d'appel de Paris a donné raison à COSMETICA CABINAS, considérant que l'action de L'OREAL était forclose, et a donc déclaré ses demandes irrecevables.

L'OREAL a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment à la Cour d'appel d'avoir considéré qu'elle avait toléré l'usage de la marque AINHOA en se fondant sur des motifs impropres à caractériser de manière certaine la connaissance de L'OREAL, en l'absence d'élément matériel démontrant avec certitude cette connaissance, tel que, par exemple, des correspondances.

Par un arrêt de rejet en date du 5 juillet 2016, la Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d'appel, en rappelant que les pièces versées au débat démontraient la connaissance qu'avait L'OREAL de la marque AINHOA de par notamment la démonstration de la présence simultanée sur certaines publications et salons des sociétés COSMETICA CABINAS et L'OREAL, ainsi que leur adhésion à une même association de parfums et cosmétiques.

 

L'équipe LANGLAIS Avocats (Nantes-Paris)

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