L’article 7.1. du Règlement n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que ne peuvent être enregistrés à titre de marque « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ». Ainsi, les juges du Tribunal de grande instance de Paris ont pu juger, par jugement en date du 31 mars 2016, qu’était nulle la marque communautaire tridimensionnelle déposée par la société ICE IP SA aux fins de commercialiser ses fameux modèles de montre « ICE ».
La société ICE IP SA, titulaire de deux modèles communautaires, a déposé une marque communautaire tridimensionnelle représentant son modèle de montre « ICE » suivant :
La société BPLUS conçoit et distribue des objets publicitaires à destination des professionnels et commercialise notamment une montre personnalisable sur laquelle les clients peuvent faire inscrire leur logo.
Estimant que ce produit contrefaisait ses droits et notamment sa marque communautaire, la société ICE IP SA a assigné la société BPLUS, entre autres, en contrefaçon de marque communautaire. BPLUS a formé plusieurs demandes reconventionnelles, dont une demande en nullité de la marque de la société ICE IP SA.
Sur ce point, les juges, après avoir rappelé la règle sus-citée du Règlement sur la marque communautaire, ont jugé que la montre déposée à titre de marque ne divergeait pas de manière significative des habitudes du secteur, « l’élément dominant du signe [étant] constitué par la forme du produit qui confère sa valeur substantielle à celui-ci ». Dès lors, le signe se confondant avec le produit, il n’est pas distinctif des produits suivants de la classe 14 : « horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, ainsi que parties et accessoires pour les produits précités, à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie, étuis pour instruments chronométriques et l’horlogerie ».
Les juges ont également rappelé que l’exclusion des marques de forme se justifiait en ce qu’il convient d’interdire l’appropriation d’une forme nécessaire aux concurrents pour leurs propres produits.