Pensez à la recherche d'antériorité avant de déposer votre marque !

4/07/2014

Décision de l'Institut National de la propriété Intellectuelle - 12 décembre 2013


ESSIE # EISSY : risque d'opposition ?

L'opposition est une procédure interne à l'INPI qui permet de s'opposer dans les deux mois de sa publication, à la demande d'enregistrement d'une marque nouvelle. L'INPI doit quant à elle statuer dans les six mois de sa saisine.

Le dossier d'opposition déposé à l'INPI doit comprendre :

  • la preuve des droits de propriété sur une marque antérieure ;
  • la preuve d'un risque de confusion entre la marque antérieure et la demande nouvelle ;
  • le paiement de la taxe INPI (310 euros à ce jour).

L'opposition est donc une procédure rapide et peu couteuse.

En l'espèce, la marque antérieure est ESSIE et la demande d'enregistrement porte sur le signe EISSY.

Le titulaire de la marque antérieure ESSIE considère que le signe EISSY est une imitation de sa marque et porte atteinte à ses droits : il forme donc une opposition à la demande d'enregistrement dudit signe.

L'INPI reçoit favorablement la demande d'opposition et rejette la demande d'enregistrement de la marque EISSY pour les produits identiques et similaires aux motifs qu'il « existe des ressemblances visuelles et phonétiques » entre EISSY et ESSIE.

(Longueur identique : 5 lettres dont 4 lettres communes et trois placées dans le même ordre ; attaque (E) et position centrale (SS) identiques, identité phonétique)

Les différences entre les deux signes (présence du Y, suppression du E de fin et changement de position du I) ne sont pas suffisants pour exclure tout risque de confusion.

Quels sont les enseignements de cette décision ?

  • Le risque de conflit en matière de marque n'est pas cantonné aux marques identiques mais s'étend également aux marques similaires ;
  • Les recherches d'antériorités, indispensables avant tout dépôt de marque, ne doivent pas être négligées. Dans cette affaire, une recherche d'antériorité aurait certainement conduit à éviter de déposer le signe EISSY ;
  • Les propriétaires de marques enregistrées doivent effectuer une veille régulière au sein des demandes d'enregistrement de marques. La veille permet en effet de ne pas « rater » le délai d'opposition et ainsi d'éviter d'avoir à engager une procédure en contrefaçon devant le TGI pour faire respecter ses droits, action qui sera nécessairement plus coûteuse. Pensez donc à mettre en place une surveillance sur vos marques.