Usage honnête du signe : pas de condamnation pour contrefaçon

22/09/2017

Il résulte de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle combiné à  l'article 6, paragraphe 1 sous b), de la directive n° 89/ 104/ CEE du 21 décembre 1988, que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers « l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». C'est sur la base de ces textes que la Cour de cassation, par un arrêt du 5 juillet dernier, a mis fin à un contentieux de plus de dix ans, en rejetant l'action en contrefaçon formée par le titulaire d'une marque, en raison de l'usage honnête du signe par le défendeur.

 

En l'espèce, la marque française « Buckfast » a été déposée le 8 avril 1981 pour désigner notamment des produits et services relatifs à l'élevage de reines et d'abeilles, ainsi que des reines, abeilles et plus généralement des animaux vivants. Cette marque a été enregistrée puis régulièrement renouvelée.

 

Le titulaire de la marque a assigné un apiculteur en contrefaçon, lui reprochant d'avoir publié en 2003, dans des revues spécialisées, des annonces relatives à la vente d'essaims d'élevages « buck » et des ruches « buckfast ».

 

Le défendeur invoquait comme principal argument que la marque était dépourvue de caractère distinctif, dans la mesure où le terme litigieux faisait partie du langage courant professionnel.

 

Le Tribunal de grande instance de Thionville par un jugement du 27 avril 2007, puis la Cour d'appel de Metz par un arrêt du 13 avril 2010 ont rejeté l'argument invoqué par le défendeur, au motif que l'abeille « buckfast » n'était pas une race d'abeilles, et que la marque « Buckfast » bénéficiait bien depuis son dépôt du caractère distinctif exigé par les dispositions légales.

 

Le défendeur a ensuite formé un pourvoi en cassation.

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 2 novembre 2011, a considéré que la Cour d'appel n'avait pas recherché si les termes « buck » et « buckfast »,  à la date des faits argués de contrefaçon, ne faisaient pas partie du langage professionnel des apiculteurs, pour désigner un certain type d'abeilles.

 

Sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de Nancy, a, par un arrêt du 15 avril 2013, écarté l'argument fondé sur la dégénérescence de la marque.

 

Le 24 juin 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l'arrêt rendu par la Cour d'appel, lui reprochant notamment d'avoir condamné le défendeur pour contrefaçon après avoir fait état de documents dont il résultait que les termes « buckfast » et « buck » étaient devenus, dans le langage des professionnels, des termes nécessaires et usuels pour désigner un certain type d'abeilles.

 

Sur nouveau renvoi après cassation, la Cour d'appel de Nancy, a, par un arrêt du 6 octobre 2015, accueilli l'action en contrefaçon du titulaire de la marque, considérant que l'apiculteur avait utilisé les termes « buck » et « buckfast », sans l'autorisation du titulaire de la marque « Buckfast », pour désigner des produits identiques. 

 

Le défendeur à l'instance a, à nouveau, formé un dernier pourvoi en cassation.

 

Saisie pour la troisième et dernière fois, la Cour de cassation, par l'arrêt du 5 juillet dernier, a cassé l'arrêt rendu par la Cour appel de Nancy, lui rapprochant de n'avoir pas recherché si l'apiculteur « n'avait pas fait un fait un usage honnête d'un signe indispensable à la désignation du produit vendu ». La Cour de cassation a considéré que l'apiculteur avait « utilisé le signe en se conformant aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, en faisant ainsi un usage que le titulaire de la marque n'était pas en droit d'interdire de sorte que l'action en contrefaçon n'est pas fondée ».  

 

L'équipe LANGLAIS Avocats (Nantes-Paris)

 

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