L’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
L’article 9, 1 sous c) du Règlement sur la marque communautaire du 26 février 2009 est également relatif à la protection de la marque de renommée dans des termes proches. Dans son arrêt du 10 novembre 2016, le Tribunal de grande instance de Paris est venu indiquer que la marque « Yves Rocher » est une marque de renommée et en conséquence annuler la partie française de la marque internationale « YVES ROCHES », déposée pour des produits différents.
Depuis 1968, la société Les laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher a déposé un nombre considérable de marque françaises, de l’Union européenne et internationales « Yves Rocher », notamment en classes 3 (produits cosmétiques) et 5.
Le 11 juillet 2013, la société russe Obshchestvo S Ogrnichennoy Otvetsvennostuyu, a déposé la marque internationale « YVES ROCHES » n°1172072 désignant la France et l’Espagne, pour des produits en classe 33 (vins mousseux).
Après une procédure opposition infructueuse devant l’INPI, la société Yves Rocher a poursuivi la société russe devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir juger que la marque de cette dernière portait atteinte à la renommée de deux de ses marques (française et de l’Union européenne) et en conséquence déclarer la nullité de la partie française de la marque internationale de la défenderesse.
Le Tribunal a tout d’abord dû se prononcer sur la renommée des marques « Yves Rocher », en procédant à leur analyse en termes d’ancienneté (exploitation depuis plus de 50 ans pour la France, 46 ans à l’international et depuis 1991 en Russie), d’étendue géographique (réseau de distribution très important) et d’intensité d’usage en France et à l’international (tous les produits vendus portent la marque, campagnes publicitaires importantes). Le Tribunal a également pris en compte le fait que la notoriété de la marque avait été reconnue par des instances judiciaires, la presse et les consommateurs (sondage versé aux débats). Il a donc conclu que « la marque YVES ROCHER bénéficie d’une notoriété exceptionnelle tant en France, qu’en Europe et en Turquie ».
Ensuite, le tribunal a reconnu qu’il y avait atteinte à la renommée de ladite marque pour la partie française de la marque internationale litigieuse, en :
- rappelant qu’il suffisait, pour caractériser l’atteinte, d’établir que le consommateur ferait le lien entre les marques en cause,
- indiquant que le consommateur de référence pour les deux marques serait le même, les cosmétiques et les vins mousseux étant des produits de consommation courante,
- retenant une grande similitude tant visuelle, phonétique qu’intellectuelle entre les signes,
- concluant que le consommateur ferait le lien entre ceux-ci.
La partie française de la marque internationale « YVES ROCHES » de la défenderesse a donc été annulée.