L’article 52, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 207/2009 indique qu’une marque peut être déclarée nulle si elle a été déposée par un demandeur qui était de mauvaise foi au moment de sa demande. Il s’agit alors d’une cause de nullité absolue. Le Tribunal de l’Union européenne (TUE), dans un arrêt du 5 octobre 2016, a eu l’occasion de faire application de cette disposition pour déclarer nulle la marque « TGR ENERGY DRINK ».
Le 14 février 2007, la société FOODCARE SP. Z.O.O. a procédé au dépôt de la marque de l’Union européenne « TGR ENERGY DRINK » auprès de l’OUEPI, en classe 32.
Quelques années plus tôt, en 2003, ladite société avait conclu un contrat de parrainage avec le célèbre boxeur Dariusz Michalczewski, plus connu sous le nom « TIGER », dont l’objet était de promouvoir et commercialiser des boissons énergisantes sous son nom, son image et ses marques.
Le boxeur avait en effet déposé plusieurs marques verbales et semi-figuratives contenant son nom.
Le 17 novembre 2011, TIGER a soulevé la nullité de la marque précitée en soulevant des motifs relatifs de refus d’enregistrement (notamment l’existence d’antériorités) ainsi qu’un motif absolu tenant au fait que ladite marque aurait été déposée de mauvaise foi par la société FOODCARE.
L’OUEPI a, dans un premier temps, rejeté sa demande, décision ensuite renversée par la chambre de recours. La société FOODCARE a donc saisi le Tribunal de l’Union européenne aux fins de voir annuler la décision de la chambre de recours de l’OUEPI.
Le TUE a indiqué que si le demandeur en nullité doit rapporter la preuve des circonstances établissant la mauvaise foi au moment du dépôt, il peut être tenu compte dans ce cadre « de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt ».
Or, il était notamment à noter en l’espèce l’existence d’accords conclus entre la société FOODCARE et TIGER pour une durée de 50 ans portant sur la volonté de la première de développer son activité commerciale grâce à la notoriété du boxeur et donc de le rémunérer pour faire usage de son image, de son nom et de ses marques. La requérante avait en conséquence conscience de l’existence des marques antérieures, d’autant que l’usage de tous ces éléments était soumis à l’autorisation préalable du boxeur.
Le TUE a donc souligné que la chambre de recours pouvait, pour apprécier la mauvaise foi dans le dépôt, prendre en compte l’existence des relations commerciales antérieures entre la déposante et TIGER.
Le TUE a ensuite précisé que s’il n’était pas nécessaire, dans le cadre d’une demande en nullité sur le fondement d’un motif absolu, d’examiner les similitudes visuelles phonétiques et intellectuelles entre les marques en cause, force était tout de même de constater que « la marque contestée ressemble prima facie, au signe Tiger Energy Drink utilisé par la requérante ».
Après avoir également analysé le conditionnement des produits commercialisés sous la marque ainsi que les dispositions contractuelles applicables entre les parties (que la déposante tentait de contourner avec le dépôt de la marque querellée), le TUE a jugé que « c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours, à la suite d’une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents, a conclu que la requérante avait agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée».