Il ressort de la lecture combinée des articles 53, §1, a) et 8, §5 du règlement européen n°207/2009 qu’est susceptible d’être déclarée nulle à l’enregistrement la marque portant atteinte à une marque antérieure, même en cas de produits ou services non similaires, lorsque cette dernière jouit d’une renommée sur le territoire de l’Union européenne.
Par une décision en date du 5 juillet 2016, le Tribunal de l’Union européenne a ainsi pu juger que devait être refusée à l’enregistrement la marque « MACCOFEE », le public étant amené à faire un lien entre celle-ci et la famille de marques « Mc » de la société McDonald’s.
En l’espèce, la société Future Entreprise Pte Ltd a déposée, le 13 octobre 2008, le signe verbal « MACCOFFEE » à titre de marque de l’Union européenne, pour désigner des produits en classes 29, 30 et 32 (notamment poisson, café, eaux minérales, etc.).
Le 13 août 2010, la société McDonald’s a introduit une demande en annulation de cette marque en se prévalant, entre autres, de sa marque de l’Union européenne antérieure « McDONALD’S », désignant des produits et services en classes 29, 30, 32 et 42.
Le 27 avril 2012, la division d’annulation de l’EUIPO a annulé la marque querellée « compte tenu de la renommée de longue date acquise par la marque McDonald’s […], dans l’esprit du public pertinent » et du lien qu’allait nécessairement faire ledit public entre les marques de la demanderesse et celle de la défenderesse. En conséquence, il a été considéré qu’il « y avait un risque sérieux que l’usage, sans juste motif, de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque McDONALD’s ».
Le 13 juin 2013, la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision rendue par la division d’annulation. Le Tribunal de l’union européenne a donc été saisi.
La société Future Entreprise Pte Ltd ne remettant pas en cause la renommée de la marque antérieure, la discussion s’est cristallisée sur le point de savoir s’il existait un degré de similitude suffisant entre les marques pour que le public pertinent établisse un lien entre celles-ci.
Pour répondre à cette question, il convenait tout d’abord classiquement d’apprécier globalement le degré de similitude tant d’un point de vue visuel, phonétique qu’intellectuel.
Le Tribunal a ainsi souligné que bien que les deux marques présentent de nombreuses différences sur le plan visuel, ces dernières présentent des similitudes importantes à d’autres égards. En effet, sur le plan phonétique, les préfixes « Mc » et « MAC » tendent à se prononcer de la même manière pour le public pertinent. Sur le plan conceptuel, il est à noter que les marques font toutes deux référence à un nom patronymique d’origine gaélique pour décliner leurs produits et services, nom patronymique s’écrivant alternativement « mc » ou « mac ».
Dès lors, le Tribunal a conclu sur ce point à une similitude globale entre les marques, suffisante pour que le public pertinent établisse un lien entre celles-ci, sans pour autant les confondre.
Le Tribunal s’est ensuite penché sur la question de savoir si les marques de la société McDonald’s International Property Co. Ltd formaient et étaient utilisées comme une famille de marques. Il en a conclu, comme la chambre des recours de l’EUIPO, qu’il y avait bien famille de marques et que « la marque contestée présentait des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la famille des marques « Mc » », compte tenu de la présence du préfixe « MAC » très proche du préfixe de la famille de marques « Mc ».